France: Ambush marketing and the Paris 2024 Olympic Games

4 Marzo 2024

Francia

Distribuzione
Marchi e brevetti

SUMMARY: In large-scale events such as the Paris Olympics certain companies will attempt to “wildly” associate their brand with the event through a practice called “ambush marketing”, defined by caselaw as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event, and thus to benefit from the media impact of said event, without paying the related rights and without first obtaining the event organizer’s authorization” (Paris Court of Appeal, June 8, 2018, Case No 17/12912). A risky and punishable practice, that might sometimes yet be an option yet.

Key takeaways

Ambush marketing might be a punished practice but is not prohibited as such;
As a counterpart of their investment, sponsors and official partners benefit from an extensive legal protection against all forms of ambush marketing in the event concerned, through various general texts (counterfeiting, parasitism, intellectual property) or more specific ones (e.g. sport law);
The Olympics Games are subject to specific regulations that further strengthen this protection, particularly in terms of intellectual property.
But these rights are not absolute, and they are still thin opportunities for astute ambush marketing.

The protection offered to sponsors and official partners of sporting and cultural events from ambush marketing

With a budget of over 4 billion euros, the 2024 Olympic and Paralympic Games are financed mostly by various official partners and sponsors, who in return benefit from a right to use Olympic and Paralympic properties to be able to associate their own brand image and distinctive signs with these events.

Ambush marketing is not punishable as such under French law, but several scattered texts provide extensive protection against ambush marketing for sponsors and partners of sporting or cultural continental-wide or world-wide events. Indeed, sponsors are legitimately entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in return for large-scale investments in events such as the FIFA or rugby World Cups, or the Olympic Games.

In particular, official sponsors and organizers of such events may invoke:

the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) in the context of infringement actions based on the French Intellectual Property Code,
tort law (parasitism and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code);
consumer law (misleading commercial practices) based on the French Consumer Code,
but also more specific texts such as the protection of the exploitation rights of sports federations and sports event organizers derived from the events or competitions they organize, as set out in article L.333-1 of the French Sports Code, which gives sports event organizers an exploitation monopoly.

The following ambush marketing practices were sanctioned on the abovementioned grounds:

The use of a tennis competition name and of the trademark associated with it during the sporting event: The organization of online bets, by an online betting operator, on the Roland Garros tournament, using the protected sign and trademark Roland Garros to target the matches on which the bets were organized. The unlawful exploitation of the sporting event, was punished and 400 K€ were allowed as damages, based on article L. 333-1 of the French Sports Code, since only the French Tennis Federation (F.F.T.) owns the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also punished as counterfeiting (with 300 K€ damages) and parasitism (with 500 K€ damages) (Paris Court of Appeal, Oct. 14, 2009, Case No 08/19179);
An advertising campaign taking place during a film festival and reproducing the event’s trademark: The organization, during the Cannes Film Festival, of a digital advertising campaign by a cosmetics brand through the publication on its social networks of videos showing the beauty makeovers of the brand’s muses, in some of which the official poster of the Cannes Film Festival was visible, one of which reproduced the registered trademark of the “Palme d’Or”, was punished on the grounds of copyright infringement and parasitism with a 50 K€ indemnity (Paris Judicial Court, Dec. 11, 2020, Case No19/08543);
An advertising campaign aimed at falsely claiming to be an official partner of an event: The use, during the Cannes Film Festival, of the slogan “official hairdresser for women” together with the expressions “Cannes” and “Cannes Festival”, and other publications falsely leading the public to believe that the hairdresser was an official partner, to the detriment of the only official hairdresser of the Cannes festival, was punished on the grounds of unfair competition and parasitism with a 50 K€ indemnity (Paris Court of Appeal, June 8, 2018, Case No 17/12912).

These financial penalties may be combined with injunctions to cease these behaviors, and/or publication in the press under penalty.

An even greater protection for the Paris 2024 Olympic Games

The Paris 2024 Olympic Games are also subject to specific regulations.

Firstly, Article L.141-5 of the French Sports Code, enacted for the benefit of the “Comité national olympique et sportif français” (CNOSF) and the “Comité de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024” (COJOP), protects Olympic signs such as the national Olympic emblems, but also the emblems, the flag, motto and Olympic symbol, Olympic anthem, logo, mascot, slogan and posters of the Olympic Games, the year of the Olympic Games “city + year”, the terms “Jeux Olympiques”, “Olympisme”, “Olympiade”, “JO”, “olympique”, “olympien” and “olympienne”. Under no circumstances may these signs be reproduced or even imitated by third-party companies. The COJOP has also published a guide to the protection of the Olympic trademark, outlining the protected symbols, trademarks and signs, as well as the protection of the official partners of the Olympic Games.

Secondly, Law no. 2018-202 of March 26, 2018 on the organization of the 2024 Olympic and Paralympic Games adds even more specific prohibitions, such as the reservation for official sponsors of advertising space located near Olympic venues, or located on the Olympic and Paralympic torch route. This protection is unique in the context of the Olympic Games, but usually unregulated in the context of simple sporting events.

The following practices, for example, have already been sanctioned on the above-mentioned grounds:

Reproduction of a logo imitating the well-known “Olympic” trademark on a clothing collection: The marketing of a collection of clothing, during the 2016 Olympic Games, bearing a logo (five hearts in the colors of the 5 Olympic colors intersecting in the image of the Olympic logo) imitating the Olympic symbol in association with the words “RIO” and “RIO 2016”, was punished on the grounds of parasitism (10 K€ damages) and articles L. 141-5 of the French Sports Code (35 K€) and L. 713-1 of the French Intellectual Property Code (10 K€ damages) (Paris Judicial Court, June 7, 2018, Case No16/10605);
The organization of a contest on social networks using protected symbols: During the 2018 Olympic Games in PyeongChang, a car rental company organized an online game inviting Internet users to nominate the athletes they wanted to win a clock radio, associated with the hashtags “#JO2018” (“#OJ2018”), “#Jeuxolympiques” (“#Olympicsgame”) or “C’est parti pour les jeux Olympiques” (“let’s go for the Olympic Games”) without authorization from the CNOSF, owner of these distinctive signs under the 2018 law and article L.141-5 of the French Sport Code and punished on these grounds with 20 K€ damages and of 10 K€ damages for parasitism (Paris Judicial Court, May 29, 2020, n°18/14115).

These regulations offer official partners greater protection for their investments against ambush marketing practices from non-official sponsors.

Some marketing operations might be exempted

An analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be authorized (i.e. not sanctioned by the above-mentioned texts), provided they are skillfully prepared and presented. Here are a few exemples :

Communication in an offbeat or humorous tone: An offbeat or even humorous approach can help to avoid the above-mentioned sanctions:
In 2016, for example, the Intersnack group’s Vico potato chips brand launched a promotional campaign around the slogan “Vico, partner of home fans” in the run-up to the Euro and Olympic Games.
Irish online betting company Paddy Power had sponsored a simple egg-in-the-spoon race in “London” (… a village in Burgundy, France), to display in London during the 2012 Olympics the slogan “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)“. At the time, the Olympic Games organizing committee failed to stop the promotional poster campaign.
During Euro 2016, for which Carlsberg was the official sponsor, the Dutch group Heineken marketed a range of beer bottles in the colors of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were however participating in the competition.

Communication of information for advertising purposes: The use of the results of a rugby match and the announcement of a forthcoming match in a newspaper to promote a motor vehicle and its distinctive features was deemed lawful: “France 13 Angleterre 24 – the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on March 9 for France-Italy” (France 13 Angleterre 24 – la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie) the judges having considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, acquired and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future match also known as already announced by the newspaper in a news article” (Court of cassation, May 20, 2014, Case No 13-12.102).
Sponsorship of athletes, including those taking part in Olympic competitions: Subject to compliance with the applicable regulatory framework, particularly as regards models, any company may enter into partnerships with athletes taking part in the Olympic Games, for example by donating clothing bearing the desired logo or brand, which they could wear during their participation in the various events. Athletes may also, under certain conditions, broadcast acknowledgements from their partner (even if unofficial). Rule 40 of the Olympic Charter governs the use of athletes’, coaches’ and officials’ images for advertising purposes during the Olympic Games.

The combined legal and marketing approach to the conception and preparation of the message of such a communication operation is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of parasitism; one might therefore legitimately contemplate advertising campaigns, particularly clever, or even malicious ones.

Riassunto

Phil Knight, fondatore di Nike, iniziò la sua carriera nel 1964, importando negli USA il marchio giapponese Onitsuka Tiger, conquistando rapidamente una quota del 70% del mercato delle scarpe da corsa.
Quando Knight seppe che Onitsuka stava cercando un altro distributore, creò il marchio Nike.
Questo portò a due cause legali tra le aziende, risolte con accordo che consentì a Nike di divenire il marchio di abbigliamento sportivo di maggior successo al mondo.
Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia, come ad esempio come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, come definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

Di cosa parlo in questo articolo:

La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
La durata del contratto di distribuzione all’estero
Il periodo di preavviso per il recesso da un contratto di distribuzione commerciale
La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

La vertenza Blue Ribbon vs Onitsuka Tiger e la nascita di Nike

Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

Shoe Dog è la biografia del creatore di Nike, Phil Knight: per gli amanti del genere, ma non solo, il libro è veramente molto bello e ne consiglio la lettura.

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Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger, arrivando a conquistare in 6 anni una quota del 70% del mercato.

La società fondata da Knight e dal suo ex-allenatore di atletica ai tempi del college, Bill Bowerman, si chiamava   Blue Ribbon Sports.

La relazione commerciale tra Blue Ribbon-Nike e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu, sin dall’inizio, molto movimentata, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

Quando, poco tempo dopo avere rinnovato il contratto con il produttore giapponese, Knight venne a sapere che Onitsuka stava cercando un altro distributore negli USA, temendo di trovarsi tagliato fuori dal mercato, decise di cercare un altro fornitore in Giappone e di creare un proprio marchio, Nike.

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Venuto a conoscenza del progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

A sua volta, Blue Ribbon sostenne che  l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike. Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va visto come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

Nel caso di Blue Ribbon si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per il quale non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore ad individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

L’esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

Venuta a conoscenza che Onituska stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

In un contratto di distribuzione in esclusiva il produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo,  che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti per le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto, o saputo, fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato.

 Come si possono prevedere gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale?

In mancanza di elementi certi, spesso le parti si affidano a  meccanismi di incremento percentuale predeterminati: +10% il secondo anno, + 30% il terzo anni, + 50% il quarto, e così via.

Il  problema di tale automatismo è che i target vengono concordati senza avere a disposizione i dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita da parte del distributore.

Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbero decisioni certamente discutibili e fonte di probabili divergenze.

Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target  di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso. In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

Va ricordato, d’altro canto, che  il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo  per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi era stata una rinuncia implicita ad azionare questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o il produttore non si sia comportato in buona fede.

Per evitare dispute sul tema è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e nel caso di mancato raggiungimento di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro.

E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

Il periodo di preavviso per il recesso da un contratto di distribuzione internazionale

L’altra contestazione insorta tra le parti era la  violazione di un patto di non concorrenza:  la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendere altre scarpe fabbricate in Giappone.

Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di terminare l’accordo.

Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): questo periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

In particolare, proprio per evitare malintesi tipo quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo  le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la durata:  quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un  periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che  il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti  per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostituivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

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Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento per la  distribuzione in Francia) e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

Infine, è normale che al momento della chiusura del contratto il distributore sia ancora in possesso di importanti  stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può porre in essere iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale

Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi  Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto  entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia qualche concorrente e per poter tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure accade che il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabori nella creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

Al termine del rapporto, in mancanza di un patto chiaro tra le parti, si può generare una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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Per evitare malintesi il primo consiglio è quello di  registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti,  e non solo: nel caso della Cina, ad esempio, la registrazione è bene farla comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento  vedi questo post su Legalmondo).

È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili)  nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento nel caso in cui ciò accadesse.

Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgere della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali  nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla  gestione dei conflitti  nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della  mediazione.

Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e possibilmente consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

Un altro aspetto interessante della mediazione è quello di superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

Per chi fosse interessato all’argomento rimandiamo a questo ottimo approfondimento e al replay di un recente webinar sulla mediazione dei conflitti internazionali.

Le modalità di risoluzione delle controversie

Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali future controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti, che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni che siano inefficaci o controproducenti: rimando per un approfondimento a questo articolo su Legalmondo.

Come possiamo aiutarti

La costruzione di un accordo di distribuzione commerciale internazionale è un investimento importante, perché fissa le regole del rapporto tra le parti per il futuro e mette a loro disposizione gli strumenti per gestire tutte le situazioni che si verranno a creare nella futura collaborazione.

È fondamentale non solo negoziare e concludere un accordo corretto, completo ed equilibrato, ma anche saperlo gestire nel corso degli anni, soprattutto quando insorgono situazioni di contrapposizione.

Legalmondo offre la possibilità di lavorare con legali esperti in materia di distribuzione commerciale internazionale in oltre 63 paesi: scrivici la tua esigenza.

In this internet age, the limitless possibilities of reaching customers across the globe to sell goods and services comes the challenge of protecting one’s Intellectual Property Right (IPR). Talking specifically of trademarks, like most other forms of IPR, the registration of a trademark is territorial in nature. One would need a separate trademark filing in India if one intends to protect the trademark in India.

But what type of trademarks are allowed registration in India and what is the procedure and what are the conditions?

The Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (the Registry) is the government body responsible for the administration of trademarks in India. When seeking trademark registration, you will need an address for service in India and a local agent or attorney. The application can be filed online or by paper at the Registry. Based on the originality and uniqueness of the trademark, and subject to opposition or infringement claims by third parties, the registration takes around 18-24 months or even more.

Criteria for adopting and filing a trademark in India

To be granted registration, the trademark should be:

non-generic
non-descriptive
not-identical
non–deceptive

Trademark Search

It is not mandatory to carry out a trademark search before filing an application. However, the search is recommended so as to unearth conflicting trademarks on file.

How to make the application?

One can consider making a trademark application in the following ways:

a fresh trademark application through a local agent or attorney;
application under the Paris Convention: India being a signatory to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a convention application can be filed by claiming priority of a previously filed international application. For claiming such priority, the applicant must file a certified copy of the priority document, i.e., the earlier filed international application that forms the basis of claim for priority in India;
application through the Madrid Protocol: India acceded to the Madrid Protocol in 2013 and it is possible to designate India in an international application.

Objection by the Office – Grounds of Refusal

Within 2-4 months from the date of filing of the trademark application (4-6 months in the case of Madrid Protocol applications), the Registry conducts an examination and sometimes issues an office action/examination report raising objections. The applicant must respond to the Registry within one month. If the applicant fails to respond, the trademark application will be deemed abandoned.

A trademark registration in India can be refused by the Registry for absolute grounds such as (i) the trademark being devoid of any distinctive character (ii) trademark consists of marks that designate the kind, quality, quantity values, geographic origins or time or production of the goods or services (iii) the trademark causes confusion or deceives public. A relative ground for refusal is generally when a trademark is similar or deceptively similar to an earlier trademark.

Objection Hearing

When the Registry is not satisfied with the response, a hearing is scheduled within 8-12 months. During the hearing, the Registry either accepts or rejects the registration.

Publication in TM journal

After acceptance for registration, the trademark will be published in the Trade Marks Journal.

Third Party Opposition

Any person can oppose the trademark within four months of the date of publication in the journal. If there is no opposition within 4-months, the mark would be granted protection by the Registry. An opposition would lead to prosecution proceedings that take around 12-18 months for completion.

Validity of Trademark Registration

The registration dates back to the date of the application and is renewable every 10 years.

“Use of Mark” an important condition for trademark registration

“First to Use” Rule over “First-to-File” Rule: An application in India can be filed on an “intent to use” basis or by claiming “prior use” of the trademark in India. Unlike other jurisdictions, India follows “first to use” rule over the “first-to-file” rule. This means that the first person who can prove significant use of a trade mark in India will generally have superior rights over a person who files a trade mark application prior but with a later user date or acquires registration prior but with a later user date.
Spill-over Reputation considered as Use: Given the territorial protection granted for trademarks, the Indian Trademark Law protects the spill-over reputation of overseas trademark even where the trademark has not been used and/or registered in India. This is possible because knowledge of the trademark in India and the reputation acquired through advertisements on television, Internet and publications can be considered as valid proof of use.

Descriptive Marks to acquire distinctiveness to be eligible for registration

Unlike in the US, Indian trademark law does not generally permit registration of a descriptive trademark. A descriptive trademark is a word that identifies the characteristics of the product or service to which the trademark pertains. It is similar to an adjective. An example of descriptive marks is KOLD AND KREAMY for ice cream and CHOCO TREAT in respect of chocolates. However, several courts in India have interpreted that descriptive trademark can be afforded registration if due to its prolonged use in trade it has lost its primary descriptive meaning and has become distinctive in relation to the goods it deals with. Descriptive marks always have to be supported with evidence (preferably from before the date of application for registration) to show that the trademark has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or that it was a well-known trademark.

Acquired distinctiveness a criterion for trademark protection

Even if a trademark lacks inherent distinctiveness, it can still be registered if it has acquired distinctiveness through continuous and extensive use. All one has to prove is that before the date of application for registration:

the trademark has acquired a distinctive character as a result of use;
established a strong reputation and goodwill in the market; and
the consumers relate only to the trademark for the respective product or services due to its continuous use.

How can one stop someone from misusing or copying the trademark in India?

An action of passing off or infringement can be taken against someone copying or misusing a trademark.

For unregistered trademarks, a common law action of passing off can be initiated. The passing off of trademarks is a tort actionable under common law and is mainly used to protect the goodwill attached to unregistered trademarks. The owner of the unregistered trademark has to establish its trademark rights by substantiating the trademark’s prior use in India or trans-border reputation in India and prove that the two marks are either identical or similar and there is likelihood of confusion.

For Registered trademarks, a statutory action of infringement can be initiated. The registered proprietor only needs to prove the similarity between the marks and the likelihood of confusion is presumed.

In both the cases, a court may grant relief of injunction and /or monetary compensation for damages for loss of business and /or confiscation or destruction of infringing labels etc. Although registration of trademark is prima facie evidence of validity, registration cannot upstage a prior consistent user of trademark for the rule is ‘priority in adoption prevails over priority in registration’.

Appeals

Any decision of the Registrar of Trademarks can be appealed before the high courts within three months of the Registrar’s order.

It’s thus preferable to have a strategy for protecting trademarks before entering the Indian market. This includes advertising in publications and online media that have circulation and accessibility in India, collating all relevant records evidencing the first use of the mark in India, taking offensive action against the infringing local entity, or considering negotiations depending upon the strength of the foreign mark and the transborder reputation it carries.

Riassunto

Come è regolato il contratto di distribuzione commerciale in Cina?

Vediamo quali sono le clausole importanti, come negoziare gli accordi di distribuzione e concessione di vendita e quali sono gli aspetti della relazione commerciale ai quali prestare più attenzione: esclusiva, durata e periodo di preavviso, patto di non concorrenza, gestione del marchio e della proprietà intellettuale, vendite via e-commerce e modalità di risoluzione delle controversie.

Di cosa parlo in questo articolo:

La normativa applicabile ai contratti di distribuzione in Cina
La forma del contratto di distribuzione e la sua conclusione
Il contratto di vendita internazionale in Cina
Le trattative contrattuali con clienti e distributori in Cina
L’esclusiva territoriale in un accordo di distribuzione sul mercato cinese
Il patto di non concorrenza
La distribuzione Omnichannel
Come proteggere la proprietà intellettuale in Cina
Licenza di marchio, flagship stores e Franchising sul mercato cinese
Durata e cessazione dell’accordo di distribuzione
Come gestire lo stock di prodotti dopo il termine del contratto
La legge applicabile al contratto di distribuzione in Cina
Le clausole per la risoluzione delle controversie (giudice cinese o italiano e arbitrato)

Come sono regolati gli accordi di distribuzione commerciale in Cina?

Non esiste una normativa specifica applicabile ai contratti di distribuzione in Cina.

Per contratto di distribuzione internazionale si intende il contratto con il quale un soggetto (il produttore, nel nostro caso con sede in Italia) affida ad un altro soggetto (distributore, con sede in Cina) il diritto di acquistare determinati prodotti, per poi rivenderli sul mercato cinese.

Quando si parla di contratto di concessione di vendita si fa riferimento ad un contratto di distribuzione nel quale il produttore- concedente affida al distributore-concessionario non solo il diritto di acquistare e vendere i prodotti, ma anche l’obbligo di promuovere le vendite secondo modalità concordate tra le parti, spesso con la contropartita di un’esclusiva territoriale.

Esistono poi forme miste di accordi di distribuzione, nei quali il distributore cinese può anche agire in forma di agente commerciale: in questo post non ne parlo, ma chi fosse interessato ad approfondire il tema degli accordi di agenzia in Cina può leggere questo report su Legalmondo.

Gli accordi di distribuzione in Cina sono regolati dalla legge sui contratti (1999) che è un ibrido con elementi dei sistemi socialista, romano, tedesco e di convenzioni internazionali.

Principi importanti, da tenere a mente quando si redigono accordi di distribuzione con un partner cinese, sono l’uguaglianza (“pingdeng” – art. 3) la libera volontà (“ziyuan” – art. 4) l’equità (“gongping” – art. 5) e la buona fede (“chengshixinyong” – art. 6).

Per questo motivo, anche se un contratto di distribuzione è validamente concluso verbalmente o con comportamenti concludenti, è importante redigere un contratto scritto che sia chiaro, equilibrato e completo, poiché questo documento sarà la principale fonte di disciplina degli obblighi delle parti.

Chi preferisce che il rapporto commerciale sia regolato da accordi verbali solitamente giustifica questa scelta con la convinzione che ciò sia preferibile perché lascia le parti più libere: ciò è sbagliato e sconsigliato, perché un accordo verbale non consente di avere certezza su elementi fondamentali del rapporto di distribuzione, tra i quali, solo per citare i principali: il territorio assegnato al distributore, l’esclusiva, la durata, il periodo di preavviso per il recesso, il contenuto dell’attività di promozione dei prodotti, il diritto di utilizzo dei marchi e di altri elementi di proprietà intellettuale del produttore, la legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie.

La forma del contratto di distribuzione in Cina

I contratti di distribuzione e di vendita sono validi anche solo in lingua inglese, ma è consigliabile negoziare e firmare un accordo bilingue (inglese-cinese): prevedere anche una versione cinese, infatti, evita incomprensioni sul contenuto dell’accordo ed è importante in tutti i casi in cui il contratto debba essere utilizzato avanti a qualche ente amministrativo o in caso di contenziosi giudiziari in Cina, poiché il cinese è l’unica lingua ufficiale ammessa nei tribunali e davanti agli enti pubblici.

È bene sapere poi che è prassi in Cina non solo firmare il contratto ma anche apporre il timbro della società: il timbro in Cina è un unico esemplare di legno, realizzato quando la società è costituita, che è tenuto dalla persona che ha il potere di rappresentare la società ed è dunque un’indicazione importante che il firmatario è un rappresentante autorizzato della società.

Il contratto di vendita internazionale in Cina

Per quanto riguarda i singoli contratti di vendita all’interno dell’accordo di distribuzione, va ricordato che, come l’Italia, la Cina è membro della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni del 1980 (CISG).

Al fine di applicare questa normativa sulla vendita internazionale ai contratti con il distributore con sede in Cina è sufficiente non escludere l’applicazione della CISG, che si applica automaticamente ed è una normativa bilanciata, chiara, comune alle parti e facilmente reperibile.

Non è del tutto chiaro, invece, se Hong Kong e Macao debbano essere considerati Stati contraenti dopo il trasferimento di sovranità alla Cina: è consigliabile, quindi, quando si contratta con aziende con sede in tali territori, prevedere espressamente l’applicazione della CISG (“opt in”).

Escludere l’applicazione della CISG ai contratti di vendita è un errore abbastanza frequente, basato sulla convinzione che la legge italiana offra un maggior grado di tutela al venditore: ciò non è vero (anche perchè la CISG può essere derogata da patti tra le parti) e comporta complicazioni non necessarie.

Quanto alla forma e al contenuto del contratto di vendita o delle condizioni generali di vendita, anche questi contratti è bene che siano redatti nelle due lingue: le principali clausole riguardano le modalità di invio e accettazione degli ordini, i termini di pagamento e consegna, le modalità e i termini di denuncia dei vizi e la loro conseguenza, eventuali limitazioni di responsabilità del venditore, la durata e il contenuto della garanzia di buon funzionamento.

Le trattative contrattuali con clienti e distributori in Cina

La prima accortezza da osservare nel caso in cui il potenziale distributore non sia una società già nota al produttore è verificare la bontà delle informazioni commerciali ricevute.

Per procedere in tal senso è necessario richiedere copia della business license della società (l’equivalente della visura camerale italiana) e accedere poi al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC), nel quale si possono verificare i principali dati societari: denominazione, oggetto sociale, capitale registrato, sede, compagine dei soci.

E’ consigliabile anche verificare le referenze commerciali del distributore, specie se ha già lavorato con società straniere, e chiedere una presentazione con il piano di sviluppo del mercato e gli obiettivi che intende raggiungere.

L’ultima raccomandazione è quella di essere molto cauti nel caso di ricezione di candidature spontanee per l’acquisto o la distribuzione dei prodotti in Cina: queste manifestazioni di interesse, che spesso giungono attraverso il sito web della società italiana, possono nascondere piccole o grandi truffe: ne parlo in maniera diffusa in questo post su Legalmondo.

Negoziati e accordi pre-contrattuali in Cina: Memorandum of Understanding e Non Disclosure Agreement (NDA)

Il negoziato con una controparte cinese è generalmente difficile, per una serie di fattori, tra i quali i principali sono le differenze linguistiche, culturali e nella modalità di fare affari.

Un consiglio per svolgere le trattative nel modo più ordinato, sicuro ed efficace possibile è quello di utilizzare alcuni strumenti contrattuali che sono molto utili.

Il primo è il Non Disclosure Agreement (NDA) o Accordo di riservatezza, che è bene utilizzare nel caso in cui si condividano informazioni riservate, di natura tecnica o commerciale: è importante che questo accordo venga redatto in modo che possa essere valido in Cina e se ne possa ottenere il rispetto in caso di violazioni da parte del potenziale partner cinese: ne parlo in maniera approfondita in questo post su Legalmondo.

Il secondo accordo è il Memorandum of Understanding (MoU) o Letter of Intent (LoI), che è una road map del negoziato nella quale le parti condividono gli obiettivi della trattativa, la durata dei negoziati, l’eventuale obbligo a negoziare in esclusiva e in modo riservato, i punti salienti dei futuri accordi, che si impegnano a negoziare in buona fede, la modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

Il MoU può anche prevedere diverse fasi del progetto commerciale, stabilendo obiettivi e tempistiche e condizioni al raggiungimento delle quali le parti concordano di negoziare altri step del rapporto, come la costituzione di una Joint Venture con il distributore cinese o l’inizio della produzione in Cina di certi componenti del prodotto.

Per chi fosse interessato ad approfondire il tema dei negoziati contrattuali e sull’utilità del MoU rimando a questo post su Legalmondo.

Accordi di distribuzione esclusiva in Cina

Esclusiva o non esclusiva a favore del distributore?

Durante le trattative contrattuali questo è spesso il principale punto di discussione.

Il distributore generalmente insiste per ottenere il diritto esclusivo di promozione e vendita su tutto il territorio cinese, mentre il produttore vuole evitare la concentrazione di tutte le vendite in un solo soggetto, specie se si tratta di un nuovo rapporto contrattuale e vi è incertezza sulle reali capacità commerciali del distributore.

Bisogna tener presente, a questo proposito, che la Cina è un paese di dimensioni continentali e le infrastrutture in molte zone sono ancora limitate: è quindi consigliabile, quantomeno in una prima fase, limitare l’esclusiva geografica a una o più province e prevedere, eventualmente, che il territorio concesso in esclusiva possa essere esteso nel caso in cui il distributore raggiunga determinati obiettivi commerciali che le parti hanno concordato.

Nel caso in cui l’esclusiva venga concessa, un’altra buona pratica è quella di prevedere dei target (“Minimum Turnover”), cioè stabilire degli obiettivi commerciali minimi da raggiungere in un certo periodo di tempo, con l’accordo espresso che in caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi il produttore abbia facoltà di revocare l’esclusiva o terminare il contratto.

I patti sui minimi di fatturato, specie in relazione ad anni futuri, e le conseguenze della loro violazione sono clausole delicate, che vanno strutturate e gestite con attenzione: per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento rimando a questo articolo su Legalmondo.

Infine, anche se Hong Kong e Macao sono sotto la sovranità cinese, è consigliabile prevedere espressamente se il contratto concede al distributore il diritto di vendere i prodotti anche in questi territori.

Pechino - Legalmondo

Il Patto di Non Concorrenza in un contratto di distribuzione in Cina

Un’altra clausola importante in un accordo di distribuzione in Cina riguarda la non concorrenza, specialmente in quei casi in cui il distributore già rappresenta e vende prodotti simili a quelli del produttore.

È consigliabile allegare al contratto una lista di prodotti di altre aziende che sono ammessi alla vendita da parte del distributore e chiarire quali sono i prodotti che il distributore non può vendere, con espressa previsione che qualsiasi cambiamento debba essere concordato per iscritto.

Nel caso di gruppi societari la previsione va estesa anche alle società controllate facenti parte del gruppo del distributore.

Questa è una disposizione chiave per l’inizio e la continuazione di un rapporto commerciale chiaro e corretto, motivo per il quale è necessario anche prevedere che il produttore sia autorizzato ad accedere alla contabilità del distributore e ad ispezionarne i magazzini e stabilire il diritto di risolvere l’accordo in caso di violazione del patto di non concorrenza da parte del distributore o di soggetti ad esso riconducibili.

La Distribuzione Omnichannel in Cina

Le vendite su Internet in Cina sono cresciute esponenzialmente negli ultimi venti anni: la Cina è oggi di gran lunga il più grande mercato per l’e-commerce e le vendite digitali giocano un ruolo importante anche nelle transazioni B2B.

Fino a qualche anno fa un contratto di distribuzione poteva essere strutturato in modo abbastanza semplice, cioè con la nomina da parte del produttore di uno o più distributori, responsabili dell’import dei prodotti in Cina e della loro vendita ai clienti finali in determinate aree geografiche.

Schematicamente, il quadro di un rapporto di distribuzione commerciale “tradizionale” può essere dunque raffigurato come segue

distribuzione - legalmondo

Oggi non si può non tenere in considerazione l’esistenza dei canali digitali, sui quali possono promuovere le vendite diversi soggetti, anche estranei alla rete distributiva.

Ci sono molti modi di vendere i prodotti tramite il commercio elettronico in Cina (Marketplace on-shore e off-shore, siti di e-commerce transfrontalieri e on-shore, social network) e il sistema, per essere efficace e per evitare conflitti tra i diversi attori del sistema di distribuzione, deve essere senza soluzione di continuità online/offline.

eCommerce - legalmondo

La possibilità di vendere tramite piattaforme di e-commerce può essere esclusa in un accordo di distribuzione, ma i prodotti spesso finiscono comunque in vendita sui marketplace: meglio focalizzare l’attenzione, quindi, sulla costruzione di un sistema di distribuzione equilibrato e ben integrato, dove ai distributori vengono assegnati specifici canali di vendita online e/o offline e il produttore abbia modo di monitorare il funzionamento del sistema di distribuzione e il rispetto degli accordi.

Nella stesura di un accordo di distribuzione è importante che gli obblighi di promozione, i budget, gli investimenti, le attività di sviluppo commerciale e la gestione dei social media cinesi siano coerenti con la strategia omnichannel complessiva e siano coordinati tra i diversi attori.

Diritto di uso e protezione del marchio negli accordi di distribuzione in Cina

Il diritto del distributore di usare i marchi del produttore in Cina è bene che sia disciplinato in modo specifico, indicando quali siano gli usi autorizzati dei marchi e con l’obbligo di cessare l’utilizzo al termine dell’accordo.

Bisogna tener presente che la contraffazione è ancora oggi un grosso problema in Cina: prima di entrare nel mercato cinese è fondamentale assicurarsi che tutti i marchi siano registrati in Cina (maggiori informazioni su questo argomento in questo articolo su Legalmondo) ed è importante che l’accordo vieti espressamente la registrazione dei marchi, o di marchi simili (anche in caratteri cinesi) da parte del distributore, di suoi amministratori e dipendenti e delle sue aziende controllate o associate.

Hong Kong - Legalmondo

Licenza di marchio, flagship stores e Franchising in Cina

Può accadere che l’accordo di distribuzione commerciale preveda il diritto del distributore di aprire punti vendita (mono brand, flagship stores, corner, etc.) utilizzando l’insegna, il marchio e ed altri elementi distintivi del brand del produttore.

Questi accordi sono abbastanza frequenti, ad esempio, nel settore della moda: l’attenzione, in questi casi, deve essere posta sulle modalità di gestione del marchio e degli altri elementi di proprietà del produttore, che spesso sono disciplinate in un separato accordo di licenza.

Se si concludo più accordi, come distribuzione e licenza di marchio o licenza di apertura di punti vendita, è importante che le previsioni dei contratti siano coerenti e collegate: ad esempio un inadempimento che comporti la risoluzione di un accordo deve essere menzionato tra gli eventi che danno diritto a risolvere anche il contratto collegato, etc.

Particolare attenzione, inoltre, va prestata alla distinzione tra contratto di distribuzione / licenza di marchio e Franchising: mentre i primi, come dicevo inizialmente, sono contratti atipici, che trovano la loro regolamentazione principalmente negli accordi tra le parti, il Franchising è regolato da una legge speciale (The Commercial Franchise Administration Regulation (商业特许经营管理条例, 2007) e da alcune normative di dettaglio che disciplinano i presupposti per lo sviluppo di un sistema di franchising in Cina (il principale è l’esistenza di almeno due esercizi in franchising per un anno), la necessità di depositare e mantenere aggiornato il contratto (in lingua cinese), il franchising manual, il marketing plan e una serie di documenti di supporto.

La normativa sul Franchising stabilisce anche le obbligazioni delle parti durante i negoziati e nel corso del rapporto commerciale, tra le quali il dovere di mettere a disposizione del potenziale franchisee informazioni dettagliate sul progetto di franchising almeno 30 giorni prima della conclusione dell’accordo e la durata minima del contratto (3 anni, derogabili con l’accordo espresso del franchisee).

E’ necessario, per questo motivo, esaminare attentamente se l’accordo commerciale possa essere qualificato come un contratto di distribuzione con licenza di marchio e di apertura di punti vendita, oppure se rientri nel campo del franchising perchè, in quest’ultimo caso, l’inosservanza della normativa speciale può portare sanzioni amministrative e anche dare diritto al franchisee di risolvere il contratto.

Durata e cessazione di un contratto di distribuzione in Cina

I contratti di distribuzione possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato ed è possibile stabilire un rinnovo automatico nel caso in cui il contratto continui ad essere eseguito dopo il termine iniziale.

La legge non prevede un termine minimo per il recesso: è consigliabile, comunque, concordare un ragionevole preavviso prima della disdetta (generalmente 6 mesi, ma è preferibile un periodo più lungo in caso di relazioni in corso da diversi anni).

Il periodo di preavviso di solito è il momento in cui è più probabile che tra le parti insorgano controversie: nella maggior parte dei casi accade che il distributore aumenti l’esposizione finanziaria o il volume degli ordini e che il produttore non sia d’accordo nel fornire i prodotti, perchè teme insoluti al termine del contratto, o perchè vuole evitare che il distributore, dopo la cessazione del contratto, sia in possesso di uno stock di prodotti troppo grande.

È opportuno, per questi motivi, prevedere nell’accordo regole speciali applicabili dopo la comunicazione dell’intenzione di una parte di recedere.

Per esempio, il contratto può stabilire termini di pagamento diversi durante il periodo di preavviso, la consegna di una garanzia bancaria a copertura degli ordinativi durante il periodo, un tetto massimo di valore per gli ordini del distributore, o il diritto di esigere immediatamente il pagamento di tutte le fatture ancora pendenti al termine del periodo di preavviso.

Come gestire lo stock di prodotti dopo la fine di un contratto di distribuzione

Il fatto che il vecchio distributore continui a vendere i prodotti dopo la fine del contratto può essere problematico per il produttore e/o per il nuovo distributore cinese, ad esempio perché il distributore disdettato può vendere lo stock a prezzi scontati o con modalità che danneggiano l’immagine e la reputazione del marchio.

Le clausole che stabiliscono il diritto (non l’obbligo) del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, a prezzi predeterminati, sono valide in Cina e rappresentano una buona opzione per evitare futuri conflitti di interesse all’interno della rete commerciale.

Quale legge si applica ad un Contratto di distribuzione in Cina

Le parti sono libere di applicare una legge straniera al contratto tra un produttore straniero e un distributore cinese: tuttavia, la scelta della legge deve essere coerente con il meccanismo di risoluzione delle controversie.

Se il contratto viene eseguito in Cina, è consigliabile prevedere che le leggi della Repubblica Popolare Cinese si applichino all’accordo e stabilire che qualsiasi controversia relativa al contratto sia decisa da un tribunale cinese o da un’istituzione arbitrale cinese.

Va ricordato che Hong Kong ha un sistema amministrativo e giudiziario autonomo rispetto a quello della Repubblica Popolare Cinese: ad un accordo di distribuzione che debba eseguirsi ad Hong Kong, per i motivi sopra menzionati, è opportuno quindi che si applichi la legge di Hong Kong (la common law, sistema molto diverso della Cina continentale, che è di civil law) e si preveda un meccanismo di risoluzione delle controversie coerente: ne parlo al punto successivo.

Hong Kong - Legalmondo

Le clausole di risoluzione delle controversie nei contratti di distribuzione in Cina

Le parti di un accordo di distribuzione sono libere di determinare se vogliono che qualsiasi controversia sia decisa da un giudice cinese o straniero, o da un arbitrato con sede in Cina o all’estero.

Questa è una clausola molto importante di qualsiasi contratto sino-straniero, e dei contratti internazionali in generale.

La scelta del giudice italiano, spesso presente in questi contratti, è generalmente una decisione sbagliata: nonostante esista un accordo per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Italia e Cina, infatti, il processo di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera in Cina è lungo, costoso e complicato.

Inoltre, la previsione di un foro straniero non è una soluzione efficace in tutti qui casi in cui il contratto viene eseguito in Cina e le parti hanno interesse a ottenere una decisione rapida, che sia immediatamente esecutiva in Cina, in alcuni casi anche misure provvisorie urgenti per rimediare situazioni di grave inadempimento contrattuale (come un ordine di inibizione della vendita di prodotti falsi). Tutto ciò non è possibile se è necessario rivolgersi ad un giudice italiano, attendere i tempi lunghi della giustizia nostrana e poi procedere al riconoscimento della sentenza in Cina, processo che può richiedere tempi molto lunghi.

Per chi fosse interessato ad un approfondimento sul tema della scelta tra Giudice italiano e giudice straniero rimando a questo post su Legalmondo.

Per gli accordi di distribuzione tra Italia e Cina è consigliabile considerare la previsione di una clausola arbitrale, gestita da una delle principali camere di arbitrato in Cina o a Hong Kong: le più importanti sono è la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in Cina e l’Hong Kong International Arbitration Centre.

Un’altra opzione che può essere considerata è la mediazione: si tratta di una procedura volontaria, che può essere esperita prima o durante una causa o un arbitrato, che ha la finalità di aiutare le parti a raggiungere un accordo bonario, evitando (o chiudendo) un contenzioso.

I vantaggi della mediazione sono molteplici: la possibilità di trovare un accordo che soddisfi gli interessi delle parti, riservatezza e rapidità della procedura, costi contenuti: tra Italia e Cina l’organismo al quale ci si può rivolgere è il ICBMC, costituito dalla Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Mediazione del CCPIT di Pechino.

Riassunto

Perché è importante registrare il marchio in Cina? Per acquisire l’esclusiva di utilizzo del marchio nel mercato cinese ed evitare che lo faccia un terzo, bloccando in tal modo l’accesso al mercato ai prodotti o servizi dell’impresa italiana. In questo post vediamo come registrare un marchio in Cina e perché è importante effettuare la registrazione anche se l’impresa italiana non è ancora presente sul mercato locale. Parliamo anche del marchio in caratteri cinesi, spiegando in quali casi è utile registrare una traslitterazione del marchio internazionale.

Di cosa parlo in questo post:

Perché registrare un marchio internazionale in Cina
Come registrare il marchio in Cina
Quando registrare il marchio anche in caratteri cinesi
La cancellazione del Marchio per non uso
La procedura di notice e takedown sui marketplace
La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi
Come possiamo aiutarti

Accade spesso che le imprese italiane scoprano che il proprio marchio è già stato registrato in Cina da un soggetto locale: in tali casi ottenere l’annullamento del marchio è molto difficile e si rischia di trovarsi nell’impossibilità di vendere i propri prodotti o servizi in Cina.

Perché registrare il marchio in Cina

Il sistema cinese di registrazione dei marchi si basa sul principio del first to file, che prevede una presunzione che il legittimo titolare di un marchio sia il soggetto che per primo lo registra (e non colui che per primo l’ha utilizzato, al contrario di altri paesi come USA e Canada, che seguono il principio del “first to use”).

Il principio del first to file è utilizzato anche in altri paesi (Italia ed Unione Europea, per esempio), ma l’applicazione in Cina è tra le più stringenti, perché non concede al precedente utilizzatore di continuare avvalersi del marchio a seguito della registrazione da parte di un altro soggetto.

Questo vuol dire che, se un terzo registra per primo in Cina il vostro segno distintivo, non avrete più la possibilità di continuarlo ad utilizzarlo sul territorio cinese, salvo riusciate ad ottenere l’annullamento della registrazione del marchio.

In Cina, però, ottenere l’annullamento di un marchio è molto complesso, ed è possibile soltanto in presenza di una delle seguenti circostanze.

La prima è quella di provare che la registrazione del Marchio da parte del terzo è stata ottenuta con mezzi fraudolenti o illegittimi. A tal fine occorre dimostrare che chi ha registrato il marchio era a conoscenza del suo precedente utilizzo da parte di altro soggetto e pertanto ha agito con l’intento procurarsi un vantaggio illegittimo e quindi la registrazione è avvenuta in malafede.

La seconda richiede la dimostrazione che il marchio registrato sia identico, simile o una traduzione di un segno distintivo celebre già utilizzato in precedenza da un altro soggetto in Cina e che la nuova registrazione sia suscettibile di causare confusione nel pubblico. Un esempio è quello di un soggetto cinese che registri la traduzione di un marchio di fama internazionale, che era stato registrato in Cina unicamente in caratteri latini.

Anche questa seconda strada è ardua da percorrere, perché richiede che il Marchio abbia uno status di notorietà internazionale, che secondo la giurisprudenza cinese ricorre quando un numero elevato di consumatori locali conosce e identifica quel marchio.

Il terzo caso è quello del Marchio che sia stato registrato da un terzo in Cina, ma poi non sia stato utilizzato per tre anni consecutivi: in tal caso la legge prevede che chiunque vi abbia interesse possa chiedere l’annullamento del marchio, specificando se desidera cancellare l’intera registrazione o solo in relazione a determinate classi / sottoclassi.

Anche questa terza strada è molto complessa, soprattutto con riferimento alla cancellazione dell’intera registrazione: al titolare del marchio cinese, infatti, è sufficiente provare anche un minimo uso (ad esempio su un sito web o un account di wechat) per conservare la registrazione.

Per tali ragioni, è di importanza fondamentale depositare la domanda di registrazione in Cina prima che lo faccia un terzo soggetto, per evitare che vengano registrati – spesso in mala fede – marchi/loghi simili o addirittura identici.

La procedura di registrazione del marchio in Cina

Per registrare un marchio in Cina è possibile seguire due diverse procedure, tra loro alternative:

depositare la domanda di registrazione direttamente all’Ufficio Marchi cinese – CTMO (Chinese Trademark Office); oppure
optare per una registrazione internazionale presentando la relativa domanda all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), con richiesta di estensione alla Cina.

A mio avviso è consigliabile procedere alla registrazione del Marchio direttamente presso il CTMO (Chinese Trademark Office). L’estensione internazionale all’OMPI, infatti, viene svolta con un processo di registrazione standard, che non tiene conto delle complessità che contraddistinguono il sistema cinese, secondo il quale:

In primo luogo, deve essere svolta una ricerca tesa alla verifica della inesistenza di marchi simili e/o uguali già registrati, accompagnata dalla valutazione dei requisiti legislativi per la validità del marchio.
In secondo luogo, il soggetto che deposita la domanda deve determinare la/le classe/i e sub-classe/i in cui registrare il marchio in questione.

Questa procedura è abbastanza complessa, poiché il CTMO, oltre all’indicazione della classe di registrazione tra le 45 previste dalla classificazione internazionale (“Classificazione di Nizza”), richiede anche l’indicazione delle sottoclassi nelle quali si intende registrare il marchio. Le sottoclassi cinesi sono molte per ciascuna classe, e non hanno alcun corrispondente con la classificazione internazionale.

In altre parole, presentando la domanda attraverso l’OMPI, il marchio verrà sì registrato nella Classe corretta, ma l’individuazione delle sottoclassi verrà svolta d’ufficio dal CTMO, senza consultare il richiedente. Ciò può portare alla registrazione del marchio in sottoclassi non corrispondenti a quelle desiderate, con il rischio, da un lato, di un aumento dei costi di registrazione (se le sottoclassi vengono conteggiate in eccesso); dall’altro lato di una tutela solo parziale sul mercato (se il marchio non viene registrato in una certa sottoclasse).

Un altro aspetto pratico che rende preferibile una registrazione diretta in Cina è dato dal fatto che si ottiene subito un certificato in lingua cinese; ciò consente, nel caso in cui sia necessario utilizzare il marchio in Cina (ad esempio per azioni in sede legale o amministrativa in caso di prodotti contraffatti, o se si debba registrare un contratto di licenza di uso del marchio) di procedere in modo rapido ed efficace (senza necessità di certificati addizionali o traduzioni).

La procedura di registrazione diretta in Cina si articola in varie fasi per completarsi, in genere, entro un lasso di tempo di circa 15/18 mesi: la priorità è però protetta sin dalla data di deposito della domanda, ponendo al riparo da eventuali domande di registrazione da parte di terzi in data successiva.

La durata della registrazione è di 10 anni ed è rinnovabile.

La Registrazione del marchio in caratteri cinesi

È necessario registrare iI Marchio anche in caratteri cinesi?

Per la maggior parte delle aziende, la risposta è sì. Pochissime persone parlano inglese in Cina e spesso i vocaboli internazionali vengono pronunciati con difficoltà e si preferisce sostituirli con un termine in lingua cinese che abbia assonanza con la parola straniera, più facile da leggere e memorizzare da parte dei consumatori o clienti cinesi.

La traslitterazione del marchio internazionale in caratteri cinesi può avvenire in diversi modi.

E’ possibile registrare innanzitutto un termine che presenti assonanza con l’originale, come nel caso di Ferrari / 法拉利 (fǎlālì, traslitterazione fonetica senza particolare significato) o di Google / 谷歌 (Gǔgē, anche questa una traslitterazione fonetica).

Un’alternativa è la scelta di un termine equivalente al significato della parola straniera, come nel caso di Apple / 苹果(Píngguǒ, che significa, appunto, mela) e in parte di Starbucks / 星巴克 (xīngbākè: il primo carattere significa “stella”, mentre bākè è una traslitterazione fonetica.

starbucks china - legalmondo

La terza possibilità è identificare un termine che abbia un significato positivo legato al prodotto e al contempo ricordi il suono del marchio straniero, come nel caso di Coca Cola / Kěkǒukělè (ossia assaggia e sii felice).

Ikea Cina - Legalmondo

(Qui sopra il marchio Ikea / 宜家 =yíjiā, ossia casa armoniosa)

Come per il marchio in caratteri latini, i rischi che terzi registrino la versione cinese del marchio prima del legittimo titolare sono molto forti.

La situazione è anche aggravata dal fatto che il terzo che registra un marchio simile o confondibile in caratteri cinesi generalmente lo fa per sfruttare in maniera sleale la notorietà e l’avviamento commerciale del marchio straniero, rivolgendosi agli stessi clienti e canali commerciali..

Ciò è capitato di recente, ad esempio, al marchio Jordan (di proprietà del gruppo di imprese riconducibili al campione di basket) e anche al marchio New Balance, che hanno dovuto combattere a lungo per ottenere l’annullamento dei corrispettivi marchi cinesi, registrati in mala fede da aziende concorrenti.

Marchi Cina - Legalmondo

Le regole per la registrazione del Marchio in caratteri cinesi sono le stesse viste sopra per il marchio in caratteri latini.

Visti i rischi associati ad eventuali registrazioni di terzi, è consigliabile che la valutazione sulla registrazione del marchio si estenda non solo ai caratteri cinesi identificati per la versione in mandarino che si è deciso di utilizzare, ma anche ad una serie di marchi foneticamente simili, al fine di prevenire la registrazione da parte di terzi di marchi confondibili con quello dell’impresa.

La registrazione, infine, è consigliabile anche se non si intende, per strategia commerciale, utilizzare un marchio in caratteri cinesi. In tali casi la registrazione di termini che corrispondono alla translitterazione fonetica del marchio internazionale ha una valenza difensiva, che è quella di impedire la registrazione (e l’uso) da parte di terzi.

Quest’ultima, ad esempio, è stata la decisione di marchi importanti come Armani e Prada, che hanno registrato marchi in caratteri cinesi (rispettivamente 阿玛尼 / āmǎní e 普拉達 = pǔlādá) ma non li utilizzano correntemente nella loro comunicazione.

Quanto alle varie opzioni di traslitterazione, è consigliabile farsi affiancare da consulenti locali al momento della valutazione dei caratteri, per evitare di scegliere termini che abbiano significati infelici, inadatti al prodotto o addirittura infausti (come nel caso di un mio cliente che tanti anni fa registrò un marchio italiano utilizzando il carattere finale 死, che suona come la parola “morto” in cinese).

Un ottimo esempio di come scegliere il marchio giusto in caratteri cinesi è quello del Consorzio Franciacorta, che ha registrato il marchio con i caratteri 馥奇达 (Fù Qí Dá): leggete qui un bell’articolo che descrive il processo che ha portato a scegliere proprio questi caratteri.

Franciacorta - Legalmondo

La cancellazione del marchio per non uso

Ho menzionato sopra che è consigliabile valutare anche registrazioni meramente difensive, ossia registrare marchi simili a quello che si intende utilizzare in Cina (in caratteri latini o cinesi) allo scopo di prevenire una registrazione da parte di terzi.

Va ricordato, a questo proposito, che anche in Cina è possibile ottenere la cancellazione di un marchio se il titolare non lo ha utilizzato per un periodo ininterrotto superiore a 3 anni.

Il procedimento è ad iniziativa della parte interessata ad acquisire il marchio inutilizzato dal titolare, il quale per difendersi deve fornire la prova di averlo usato, ossia che il marchio è stato apposto su prodotti o servizi in vendita in Cina (a tal fine si possono produrre fatture di vendita, fotografie dei prodotti esposti a fiere locali, pubblicità fisiche o digitali nelle quali il marchio è stato utilizzato).

Ciò premesso, a mio avviso il rischio di dover difendere il marchio in un’azione di cancellazione per non uso è certamente preferibile a quello di non registralo affatto, e che il marchio sia registrato da un terzo concorrente.

Come combattere la contraffazione sui marketplace: la procedura di notice and takedown

I prodotti contraffatti online, anche sui principali marketplace, sono ancora oggi molto diffusi.

Che fare? È fondamentale, dopo avere registrato il marchio, monitorare il mercato, anche rivolgendosi ad agenzie locali specializzate.

La E-Commerce Law of the People’s Republic of China, approvata il 31 Agosto 2018, prevede una responsabilità degli operatori delle piattaforme di e-commerce nel caso di mancato intervento per porre fine alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei venditori che utilizzano la piattaforma.

L’art. 42, in particolare, prevede che l’operatore di una piattaforma di e-commerce sia obbligato a prendere le misure necessarie per bloccare la presunta violazione della proprietà intellettuale, a condizione che il proprietario del marchio o del diritto di proprietà intellettuale violato possa fornire una prova apparentemente fondata di tale violazione, mentre l’art. 43 assegna al venditore, nei 15 giorni successivi alla richiesta, l’onere di provare che i prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale in questione.

La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi

Una tutela importante, una volta ottenuta la registrazione del marchio in Cina, è la possibilità di registrare il marchio anche presso l’Amministrazione Generale delle Dogane: anche questa registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile.

L’effetto importante è quello di poter chiedere il monitoraggio delle merci in transito nelle dogane cinesi e il blocco di quelle che appaiono come possibili contraffazioni: in caso di sospetta irregolarità scatta una notifica al titolare del marchio per verificare le merci in questione, con una procedura che consente di verificarle, sequestrarle e di sanzionare il contraffattore.

Il codice della proprietà intellettuale, all’art. 20, prevede che il titolare del marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l’uso di un segno:

identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Analoghe disposizioni si rinvengono nell’art. 9, n. 2 nel Regolamento (UE) 2017/1001 sul Marchio dell’Unione Europea anche se in questo caso si parla di marchi che godono di notorietà.

Le prime due ipotesi riguardano la maggior parte dei marchi e sono tese dirimere il conflitto tra due segni che siano identici per prodotti o servizi identici (sub a), cosiddetta doppia identità, oppure tra due marchi che siano identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (sub b).

Per “affinità” si intende una similarità merceologica tra i prodotti o i servizi (ad esempio tra calze e filati) oppure un collegamento tra i bisogni che i prodotti o i servizi intendono soddisfare (come spesso accade nel settore della moda, in cui è abituale ad esempio che lo stesso produttore di calzature offra in vendita anche cinture). Non a caso, benché la rilevanza sia amministrativa e non volta delineare l’affinità, al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio, il richiedente deve indicare i prodotti e/o dei servizi per i quali vuole ottenere la protezione tra i beni ed i servizi presenti nella Classificazione internazionale di Nizza di cui al relativo accordo del 1957 (giunto oggi all’undicesima edizione del 01.01.2019). Anzi, a seguito del leading case “IP Translator” (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2012, C-307/10), il richiedente è tenuto ad individuare, all’interno di ciascuna classe, i singoli beni o servizi per i quali invoca la protezione, in modo da delimitare correttamente la tutela del marchio.

Al di là dei suddetti marchi ordinari, vi sono appunto alcuni segni che, col tempo, hanno acquisito una certa notorietà per i quali, come previsto dall’ipotesi sub c), la protezione si estende anche ai prodotti e/o ai servizi che non sono affini (e tanto meno identici) a quelli per il quale il marchio è registrato.

La ratio sottesa a questa alla suddetta norma è quella di contrastare il fenomeno contraffattivo dovuto all’indebita appropriazione di pregi. Nel settore della moda, ad esempio, si assiste di sovente a condotte contraffattive volte a sfruttare in modo parassitario l’avviamento commerciale dei brands più blasonati al fine di indurre il consumatore all’acquisto del prodotto alla luce delle maggiori qualità – in senso lato – del prodotto.

La protezione accordata dalla norma in parola mira quindi a tutelare anche il cosiddetto selling power del marchio, inteso come elevata capacità di vendita dovuta alla funzione evocativa e suggestiva del marchio, anche in ragione degli ingenti investimenti pubblicitari effettuati dal titolare del marchio stesso, ed in grado di travalicare i limiti dell’affinità del settore merceologico a cui appartiene il marchio.

Si parla infatti di tutela “ultra-merceologica” – che prescinde dal rischio di confusione di cui all’ipotesi sub lettera b) – invocabile allorché sussistano alcuni presupposti.

In primo luogo, il titolare ha l’onere di provare che il proprio segno gode di rinomanza, sia a livello territoriale che con riferimento al pubblico interessato.

Ma cosa si intende per rinomanza e quali sono i requisiti? Nel silenzio delle norme, la giurisprudenza comunitaria, con la nota sentenza General Motors (Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97) l’ha definita come “l’attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull’origine” sancendo che la tutela possa essere accordata se il marchio è “conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti”.

Secondo la Corte, tra i parametri che il giudice nazionale deve tenere in considerazione per determinare il grado di notorietà di un marchio, rientrano la quota di mercato, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo.

Naturalmente, maggiore è la notorietà del marchio, maggiore sarà l’estensione della tutela sino a ricomprendere ambiti merceologici sempre meno affini.

Il pubblico di riferimento, continua la Corte “è quello interessato a tale marchio d’impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale”.

La rinomanza, inoltre, deve possedere anche una certa estensione territoriale e, in tal senso, la suddetta pronuncia ha precisato che il requisito è soddisfatto nel caso in cui la notorietà sia in una parte sostanziale dello Stato membro, tenendo conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata che della quantità di persone ivi presenti.

Per quanto concerne il marchio EU, la Corte di Giustizia, con la sentenza Pago International (Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2009,C‑301/07) ha statuito che il marchio deve essere conosciuto “da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità” e che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, “l’intero territorio di uno Stato membro” (nella fattispecie si trattava dell’Austria) “può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità”. Tale interpretazione, a ben vedere, è conseguenza del fatto che la protezione di un marchio UE si estende a tutto il territorio dell’Unione Europea.

Affinché il marchio rinomato possa essere tutelato non è necessaria una somiglianza tra i segni tale da ingenerare un rischio di confusione. Tuttavia, ci deve essere un nesso (concetto ripreso più volte dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale) tra i due marchi nel senso che il marchio posteriore deve evocare quello anteriore nella mente del consumatore medio.

Per poter beneficiare della tutela ultra-merceologica, le suddette norme richiedono che il titolare del marchio debba essere in grado di fornire adeguata prova del fatto che l’appropriazione del segno, da parte di terzi, costituisca indebito vantaggio per questi o, in alternativa, che arrechi un pregiudizio al titolare stesso. Naturalmente il presunto contraffattore potrà provare il giusto motivo che, come tale, può costituire un’esimente idonea a vincere la protezione accordata.

Peraltro, il titolare del marchio non è costretto a provare una lesione effettiva, essendo sufficiente, per giurisprudenza consolidata, “un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio”, benché serio e concreto.

Il pregiudizio potrebbe riguardare il carattere distintivo del marchio anteriore e si verifica, “quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e dell’impresa corrispondente nella mente del pubblico.”

Parimenti, il pregiudizio potrebbe anche concernere la rinomanza e si verifica quando l’uso per i prodotti o i servizi offerti dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere del marchio che gode di rinomanza ne risulti compromesso. Ciò avviene sia nel caso in cui si abbia un uso osceno o degradante del marchio anteriore, che nel caso in cui il contesto nel quale viene inserito il marchio posteriore risulti incompatibile con l’immagine che il marchio rinomato ha costruito nel tempo, magari attraverso costose campagne marketing.

L’indebito vantaggio ricorre, infine, quando il terzo, aggancia parassitariamente il proprio marchio alla notorietà o alla distintività del marchio rinomato, traendone benefici di varia natura.

Uno degli esempi più recenti di tutela ultra-merceologica ha visto coinvolte Barilla e un’azienda tessile per aver quest’ultima commercializzato cuscini che riproducevano le forme di alcuni dei biscotti più famosi, contrassegnandoli con i medesimi marchi dapprima e poi, a seguito di diffida, con i nomi degli stessi biscotti con l’aggiunta del suffisso “-oso” (“Abbraccioso”, “Pandistelloso”, ecc.). Stante la rinomanza acquisita dai marchi della nota azienda alimentare, i relativi marchi sono stati riconosciuti meritevoli della suddetta tutela estesa a servizi e prodotti non affini. Il Tribunale di Milano, infatti, con sentenza del 25 gennaio 2018, ha statuito, tra l’altro, che la condotta perpetrata dall’azienda tessile, attribuendo ai propri prodotti i pregi di quelli della Barilla, abbia configurato un’ipotesi di concorrenza sleale parassitaria per appropriazione di pregi, ai sensi dell’art. 2598 c.c. La notorietà̀ dei marchi denominativi e figurativi registrati dalla Barilla, in sostanza, ha consentito di tutelare anche prodotti non affini, stante l’indebito vantaggio derivante dalla rinomanza del segno altrui.

L’autore di questo articolo è Giacomo Gori.

The fourth Industrial Revolution, currently experienced by global economy, displays a melting-pot of a wide range of new technologies combined one another, impacting on every aspect of economy, industry and society by progressively blurring the borders of the physical, digital and biological spheres.

The growth of robotics, of artificial and virtual intelligence, of connectivity among objects and of the latter with humans, is contributing to strengthening the virtual side of economy, made of its intangible assets. Even trade is tending more and more towards a trade of intellectual property rights rather than trade of physical objects.

In such a scenario, protection of intellectual property is becoming increasingly important: the value of innovation embedded in any product is likely to increase as compared to the value of the physical object itself. In other words, protection of intellectual property could significantly affect economic growth and trade and shall necessarily go forward as the economy becomes more and more virtual.

Future growth of the 4.0 economy depends on maintaining policies that, on one hand allow connectivity among millions of objects and, on the other, provide for strong patent protection mechanisms, thus, encouraging large and risky investments in technology innovation.

Are SMEs, which represent the beating heart of the Italian economy, ready for all this? Has Italy adopted any policy aimed at boosting innovation and the relevant protection for SMEs?

After more than four years since the launch of the Startup Act (Decree Law No 179 of 18 October 2012), Italian legislation confirms being among the most internationally advanced programs for innovative business support strategies. If we look at the Start Up Manifesto Policy Tracker Startup Manifesto Policy Tracker (a manifesto for entrepreneurship and innovation to power growth in the European Union), published in March 2016, Italy is in second place among the 28 EU Member States, in terms of the take up rate of recommendations made by the European Commission on the innovative entrepreneurship issue.

The Annual Report to Parliament on the implementation of legislation in support of innovative startups and SMEs (Edition 2016) confirms the results of the Startup Manifesto Policy Tracker: Italian ecosystem has grown in terms of number of startups recorded (+41% on the previous year), of human resources involved (+47,5%), of average value of production (+33%) and, finally, of funding raising (+128%, considering access to credit via the SME Guarantee Fund).

This growth is the outcome of both the inventiveness and the attention to innovation that have always characterized Italian entrepreneurs as well as of the progress made by Italian legislation over the past years: changes were introduced in order to boost the national system for business startups and, in some cases, to promote innovative entrepreneurship as a whole.

Adopted measures include, for example: the implementing Ministerial decrees on tax credits for R&D investments; the ITA Service Card for innovative SMEs, the multimedia, bilingual online platform #ItalyFrontiers (the aim of which is to promote capital investment and encourage open innovation projects involving innovative Italian businesses); Italia Startup Visa and Italia Startup Hub (the renewal, under the 2016 Decree on Immigration Flows, of a preferential procedure for the granting of visas and the conversion of permits to stay for self-employed for non-EU citizens wanting to move to Italy or remain there to start up an innovative enterprise); the launch of a new simplified online company incorporation procedure that enables innovative startups to be opened as limited liability companies, granting significant time and cost reductions; the extension (until 2016) and the reinforcement of fiscal incentives available for investment in innovative startups; finally, the extension of the free, simplified access to the Guarantee Fund to include innovative SMEs in order to make it easier for them to obtain credit.

The importance of Intellectual Property in the modern economy

A national policy that has a target of incentivizing the use of Intellectual Property is a policy that will have beneficial effects on the entire national (and international) economy.

Proof of this, are the results of the studies carried out by the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights and the European Patent Office (EPO) on the contribution of intellectual property rights (IPR) on the EU economy.

The study analyzed the effects of intellectual property on the EU in terms of gross domestic production, occupation, wages and trade. Here are some of the most interesting data:

– 42% of the total economic activity in the EU (approximately EUR 5.7 trillion) and 38% of occupation (approximately 82 million workplaces) is attributable to IPR-intensive industries;

– IPR-intensive industries pay significantly higher wages than other industries, with a wage premium of 46%;

– IPR-intensive industries tend to be more resilient against the economic crisis;

– IPR-intensive industries account for about 90% of EU trade with the rest of the world, generating a trade surplus for the EU of EUR 96 billion;

– about 40% of large companies own IPRs.

The data gathered by this study should raise social and political awareness as to the importance of stimulating not only large companies, SMEs and startups in general, but also those, which use intellectual property.

The innovation criteria

An interesting measure that is showing good results in relation to the dissemination of IPR companies in Italy is the introduction, thanks to the Startup Act, of the concept of innovative startup.

The Startup Act provides facilitating measures (e.g.: incorporation and following statutory modifications by means of a standard model with digital signature, cuts to red tape and fees, flexible corporate management, extension of terms for covering losses, exemption from regulations on dummy companies, exemption from the duty to affix the compliance visa for compensation of VAT credit) applicable to companies which have, as well as other requirements, at least one of the following requirements:

– at least 15% of the company’s expenses can be attributed to R&D activities;

– at least 1/3 of the total workforce are PhD students, the holders of a PhD or researchers; or, alternatively, 2/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property), or the owner and author of a registered software.

The Startup Act is still having positive effects on the startups demographic trends. As a matter of fact, during the first six months of 2016 there has been a growth rate of 15,5% in the number of registered companies.

The success of the Startup Act brought the Italian legislator to extend with the Investment Compact (Decree Law No 3 of 24 January 2015) most of the benefits provided for innovative startups also to innovative SMEs.

By the Investment Compact the Italian Government recognized that innovative startups and innovative SMEs represent two sequential stages of the same continuous and coherent growth path. In a context as the Italian one, dominated by SMEs, it is fundamental to strengthen this kind of enterprises.

The measures in question apply only to SMEs, as defined by the European Commission Recommendation 361/2003 (companies with less than 250 employees and with a total turnover that does not exceed € 43 million), which have, as well as other requirements, at least two of the following requirements:

– at least 3% of either the company’s expenses or its turnover (the largest value is considered) can be attributed to R&D activities;

– at least 1/5 of the total workforce are PhD students, PhD holders or researchers; alternatively, 1/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property) or the owner of a program for original registered computers.

Unfortunately to this day the Investment Compact has not produced the expected results: on one hand, there is a problem connected to the not well-defined concept of “innovative SMEs”, differently from what happened with startups; on the other hand, there are structural shortcomings in the communication of government incentives: these communication issues are particularly significant if we consider that the policy on innovative SMEs is a series of self-selecting, non-automatic incentives.

Patent Box

Another important measure related to the IP exploitation is the Patent Box, the optional tax rule applicable to income derived from the exploitation of intellectual property rights.

The Patent Box rules were introduced by the 2015 Stability Act and give to businesses, from 2015 onwards, the option of tax-exempting up to 50% of the income derived from the commercial exploitation of software protected by copyright, industrial patents for inventions, utility models and complementary protection certificates, designs, models, company information and technical/industrial know-how, provided that they can be protected as secret information according to the Italian Code of Industrial Property: meaning patented intangibles or assets that have been registered and are awaiting a patent.

Originally, also the exploitation of trademarks allowed entrepreneurs to choose the Patent Box optional tax rule, but a very recent Decree erased that provision by excluding trademarks from the Patent Box regime. This exclusion has just been introduced in order to align the Italian Patent Box to the prescriptions of the Organization for Economy Co-operation and Development (OECD).

Said policy has a dual purpose: on one hand, it seeks to encourage Italian entrepreneurs to develop, protect and use intellectual property; on the other hand, it intends to make the Italian market more attractive for national and foreign long-term investment, while protecting the Italian tax base. The incentive encourages the placement, and preservation in Italy, of intangibles that are currently held abroad by Italian or foreign companies and also fosters investments in R&D.

The Patent Box is certainly of great importance for Italian economy and has relevant merits, but it can be further improved. During the convention held on the 8th of May 2017 in Milan entitled “Fiscal levers for business development: the patent box example”, organized by Indicam, the institute for fight against counterfeiting established by Centromarca, it was highlighted that one aspect to improve is that of the Patent Box’s appeal to SMEs: there is a need for this policy, which was thought mainly for large companies, to be really effective. One solution, proposed by the Vice-Minister of Finance and Economy Luigi Casero, guest of the convention, is to «introduce some statistical clusters, a kind of sector studies, an intervention of analysis and evaluation of the fiscal indicators of a specific type of company».

UPC

The last matter that deserves to be mentioned is that of the Unified Patent Court: Italy has ratified the United Patent Court Agreement on the 10th of February 2017.

As it is known, in order to start its operations the Unified Patent Court needs the ratification also of United Kingdom. Moreover, one of UPC central division should be located in London in addition to the ones in Paris, Munich. After Brexit this maintaining of the London Court appears inappropriate both under a juridical and an EU opportunistic point of view.

As provided for the UPC Convention a section of the central division should be in Italy because it is the fourth EU member state (after France, Germany and the UK) as to the number of validated European patents in its territory: the London Court should be therefore relocated to Milan.

Moreover Italy is one of the main countries in the EU applying for not only European patents but also trademarks and designs (and so contributes substantial fees) yet it does not host any European IP institutions.

An Italian section of the UPC would certainly bring a higher awareness, also of smaller enterprises, in relation to the importance of IP protection.

Conclusion

A disruptive and unprecedented transformation is taking place, involving industry, economy and society, with its main whose main driver being the relentless ascent of its intangible component.

What we have to do, as a society, is follow this transformation by changing our way of thinking and working, abandoning the old paradigms of the analogic era.

Policy measures as the Startup Act, the Investment Compact and the Patent Box are surely important initial steps that are bringing certain positive effects, but they are not enough and they have not yet achieved the maximum results.

As pointed out by the #StartupSurvey, the first national statistical survey of innovative startups, launched by the Italian National Institute of Statistics and the Ministry of Economic Development (the data were gathered by a mass mailing to all the innovative startups listed in the special section on 31 December 2015), the majority of Italian startups and SMEs (52,3%) have not adopted any formal mechanism, as the ownership of an industrial patent, to protect their innovation. Only 16,1% of the respondents owned a patent and only 11,8% owned a registered software.

Among the reasons that bring startups to not adopt protection mechanisms, the majority of the entrepreneurs (48,4%) claimed to be convinced that the innovation of their enterprise could not be taken away by third parties. On the other hand, a considerable number (25,5%) said that they were not aware of the necessary strategies.

The data gathered by the survey confirm that there is a communication and information issue, as noted in the paragraph above, to be solved.

An interesting initiative relating to this problem is the new questionnaire realized by the Head Office for the fight against counterfeiting of the Ministry of Economic Development. This new and free service has been conceived, in particular, for startups and SMEs, allowing them to carry out an online self-assessment in relation to intellectual property.

The aim of the questionnaire is to make the enterprises aware of their intellectual property range and to direct them towards the adoption of appropriate strategies for the valorization of their intangible assets.

Talking to clients five years ago the trend was clear, application was to be filed for the EU Trademark only, as it was faster, broader, in relation to the geographical scope cheaper and easier to handle. However as we experience now the EU trade mark has some downsides for which reason it is advisable to apply for a national trademark alongside the EU trade mark. And these are the reasons why:

Genuine Use

One of the main risks with trade marks is the fact that they must be used five years after registration. That use however must be genuine. According to the ECJ (C 149/11) “there is ‘genuine use’ of a trade mark where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services; genuine use does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark. When assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether there is real commercial exploitation of the mark in the course of trade, particularly the usages regarded as warranted in the economic sector concerned as a means of maintaining or creating market share for the goods or services protected by the mark, the nature of those goods or services, the characteristics of the market and the scale and frequency of use of the mark.“

The problem which occurs from time to time is whether a trade mark used only in one member state or in a specific part of that member state is to be regarded as genuine use in the meaning of these ECJ findings. Whilst the ECJ (C 149/11) has not denied genuine use because of a territorial restricted use within one member state per se it still has not excluded that possibility and what is more has even given the national courts the decision making authority to assess “whether the mark in question is used in accordance with its essential function and for the purpose of creating or maintaining market share for the goods or services protected.“ Consequently a French court could decide that a use of a mark in Germany is insufficient for upholding a EU trade mark and thereby decide that the mark has to be deregistered. This reason alone provides for the necessity to have a national trade mark as plan B.

Counterclaim

When the plaintiff’s trade mark is a German trade mark, there is no possibility for the defendant to raise a counterclaim calling for a revocation of that plaintiff’s trade mark. The defendant has to file for an additional cancellation order before the German Patent and Trademark office. That additional cancellation proceeding however in general does not even bar the violation proceedings. So these will often be decided long before the cancellation proceedings in the last instance.

That is different when it comes to the EU trade mark. The EU trade mark can be declared void during (!) the violation proceedings by filing a counterclaim. Alternatively, the EU trade mark court hearing a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity may stay the proceedings on application by the proprietor of the EU trade mark and after hearing the other parties and may request the defendant to submit an application for revocation or for a declaration of invalidity to the Office. With the consequences that the violation proceeding is dead for ten years which it takes to pursue the cancellation proceedings through all instances.

Place of jurisdiction

The place of jurisdiction of a EU trade mark is limited to the place where the event which gave rise to the harm occurred (“Handlungsort”). The German trade mark however also provides for the place where the harm arose (‘Erfolgsort’) as place of jurisdiction. That however gives the plaintiff much more possibility to forum shop.

Statute of limitation

The EU trade mark does not provide a uniform statute of limitation. The ECJ (C 479/12) has decided that claims for injunctive reliefs become time-bared under the regulations of the national law. However in some case it can be very unclear which national law applies and therefore the same case can be seen differently in the different countries. When the plaintiff’s trade mark is a national trade mark the scope of application of the national statutes of limitation is clear and there are no further insecurities which are never to relish when have court proceedings.

The author of this post is Ilja Czernik.

Christophe Hery

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SUMMARY: In large-scale events such as the Paris Olympics certain companies will attempt to “wildly” associate their brand with the event through a practice called “ambush marketing”, defined by caselaw as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event, and thus to benefit from the media impact of said event, without paying the related rights and without first obtaining the event organizer’s authorization” (Paris Court of Appeal, June 8, 2018, Case No 17/12912). A risky and punishable practice, that might sometimes yet be an option yet.

Key takeaways

Ambush marketing might be a punished practice but is not prohibited as such;
As a counterpart of their investment, sponsors and official partners benefit from an extensive legal protection against all forms of ambush marketing in the event concerned, through various general texts (counterfeiting, parasitism, intellectual property) or more specific ones (e.g. sport law);
The Olympics Games are subject to specific regulations that further strengthen this protection, particularly in terms of intellectual property.
But these rights are not absolute, and they are still thin opportunities for astute ambush marketing.

The protection offered to sponsors and official partners of sporting and cultural events from ambush marketing

In particular, official sponsors and organizers of such events may invoke:

the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) in the context of infringement actions based on the French Intellectual Property Code,
tort law (parasitism and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code);
consumer law (misleading commercial practices) based on the French Consumer Code,
but also more specific texts such as the protection of the exploitation rights of sports federations and sports event organizers derived from the events or competitions they organize, as set out in article L.333-1 of the French Sports Code, which gives sports event organizers an exploitation monopoly.

The following ambush marketing practices were sanctioned on the abovementioned grounds:

The use of a tennis competition name and of the trademark associated with it during the sporting event: The organization of online bets, by an online betting operator, on the Roland Garros tournament, using the protected sign and trademark Roland Garros to target the matches on which the bets were organized. The unlawful exploitation of the sporting event, was punished and 400 K€ were allowed as damages, based on article L. 333-1 of the French Sports Code, since only the French Tennis Federation (F.F.T.) owns the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also punished as counterfeiting (with 300 K€ damages) and parasitism (with 500 K€ damages) (Paris Court of Appeal, Oct. 14, 2009, Case No 08/19179);
An advertising campaign taking place during a film festival and reproducing the event’s trademark: The organization, during the Cannes Film Festival, of a digital advertising campaign by a cosmetics brand through the publication on its social networks of videos showing the beauty makeovers of the brand’s muses, in some of which the official poster of the Cannes Film Festival was visible, one of which reproduced the registered trademark of the “Palme d’Or”, was punished on the grounds of copyright infringement and parasitism with a 50 K€ indemnity (Paris Judicial Court, Dec. 11, 2020, Case No19/08543);
An advertising campaign aimed at falsely claiming to be an official partner of an event: The use, during the Cannes Film Festival, of the slogan “official hairdresser for women” together with the expressions “Cannes” and “Cannes Festival”, and other publications falsely leading the public to believe that the hairdresser was an official partner, to the detriment of the only official hairdresser of the Cannes festival, was punished on the grounds of unfair competition and parasitism with a 50 K€ indemnity (Paris Court of Appeal, June 8, 2018, Case No 17/12912).

These financial penalties may be combined with injunctions to cease these behaviors, and/or publication in the press under penalty.

An even greater protection for the Paris 2024 Olympic Games

The Paris 2024 Olympic Games are also subject to specific regulations.

The following practices, for example, have already been sanctioned on the above-mentioned grounds:

Reproduction of a logo imitating the well-known “Olympic” trademark on a clothing collection: The marketing of a collection of clothing, during the 2016 Olympic Games, bearing a logo (five hearts in the colors of the 5 Olympic colors intersecting in the image of the Olympic logo) imitating the Olympic symbol in association with the words “RIO” and “RIO 2016”, was punished on the grounds of parasitism (10 K€ damages) and articles L. 141-5 of the French Sports Code (35 K€) and L. 713-1 of the French Intellectual Property Code (10 K€ damages) (Paris Judicial Court, June 7, 2018, Case No16/10605);
The organization of a contest on social networks using protected symbols: During the 2018 Olympic Games in PyeongChang, a car rental company organized an online game inviting Internet users to nominate the athletes they wanted to win a clock radio, associated with the hashtags “#JO2018” (“#OJ2018”), “#Jeuxolympiques” (“#Olympicsgame”) or “C’est parti pour les jeux Olympiques” (“let’s go for the Olympic Games”) without authorization from the CNOSF, owner of these distinctive signs under the 2018 law and article L.141-5 of the French Sport Code and punished on these grounds with 20 K€ damages and of 10 K€ damages for parasitism (Paris Judicial Court, May 29, 2020, n°18/14115).

These regulations offer official partners greater protection for their investments against ambush marketing practices from non-official sponsors.

Some marketing operations might be exempted

Communication in an offbeat or humorous tone: An offbeat or even humorous approach can help to avoid the above-mentioned sanctions:
In 2016, for example, the Intersnack group’s Vico potato chips brand launched a promotional campaign around the slogan “Vico, partner of home fans” in the run-up to the Euro and Olympic Games.
Irish online betting company Paddy Power had sponsored a simple egg-in-the-spoon race in “London” (… a village in Burgundy, France), to display in London during the 2012 Olympics the slogan “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)“. At the time, the Olympic Games organizing committee failed to stop the promotional poster campaign.
During Euro 2016, for which Carlsberg was the official sponsor, the Dutch group Heineken marketed a range of beer bottles in the colors of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were however participating in the competition.

Communication of information for advertising purposes: The use of the results of a rugby match and the announcement of a forthcoming match in a newspaper to promote a motor vehicle and its distinctive features was deemed lawful: “France 13 Angleterre 24 – the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on March 9 for France-Italy” (France 13 Angleterre 24 – la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie) the judges having considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, acquired and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future match also known as already announced by the newspaper in a news article” (Court of cassation, May 20, 2014, Case No 13-12.102).
Sponsorship of athletes, including those taking part in Olympic competitions: Subject to compliance with the applicable regulatory framework, particularly as regards models, any company may enter into partnerships with athletes taking part in the Olympic Games, for example by donating clothing bearing the desired logo or brand, which they could wear during their participation in the various events. Athletes may also, under certain conditions, broadcast acknowledgements from their partner (even if unofficial). Rule 40 of the Olympic Charter governs the use of athletes’, coaches’ and officials’ images for advertising purposes during the Olympic Games.

Riassunto

Phil Knight, fondatore di Nike, iniziò la sua carriera nel 1964, importando negli USA il marchio giapponese Onitsuka Tiger, conquistando rapidamente una quota del 70% del mercato delle scarpe da corsa.
Quando Knight seppe che Onitsuka stava cercando un altro distributore, creò il marchio Nike.
Questo portò a due cause legali tra le aziende, risolte con accordo che consentì a Nike di divenire il marchio di abbigliamento sportivo di maggior successo al mondo.
Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia, come ad esempio come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, come definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

Di cosa parlo in questo articolo:

La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
La durata del contratto di distribuzione all’estero
Il periodo di preavviso per il recesso da un contratto di distribuzione commerciale
La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

La vertenza Blue Ribbon vs Onitsuka Tiger e la nascita di Nike

Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

Shoe Dog è la biografia del creatore di Nike, Phil Knight: per gli amanti del genere, ma non solo, il libro è veramente molto bello e ne consiglio la lettura.

phil

La società fondata da Knight e dal suo ex-allenatore di atletica ai tempi del college, Bill Bowerman, si chiamava   Blue Ribbon Sports.

niketiger

Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va visto come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

L’esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo,  che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

 Come si possono prevedere gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale?

In mancanza di elementi certi, spesso le parti si affidano a  meccanismi di incremento percentuale predeterminati: +10% il secondo anno, + 30% il terzo anni, + 50% il quarto, e così via.

Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

Il periodo di preavviso per il recesso da un contratto di distribuzione internazionale

Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): questo periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la durata:  quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un  periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

tiger

Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale

Al termine del rapporto, in mancanza di un patto chiaro tra le parti, si può generare una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili)  nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento nel caso in cui ciò accadesse.

Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgere della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

Per chi fosse interessato all’argomento rimandiamo a questo ottimo approfondimento e al replay di un recente webinar sulla mediazione dei conflitti internazionali.

Le modalità di risoluzione delle controversie

Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti, che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni che siano inefficaci o controproducenti: rimando per un approfondimento a questo articolo su Legalmondo.

Come possiamo aiutarti

Legalmondo offre la possibilità di lavorare con legali esperti in materia di distribuzione commerciale internazionale in oltre 63 paesi: scrivici la tua esigenza.

But what type of trademarks are allowed registration in India and what is the procedure and what are the conditions?

Criteria for adopting and filing a trademark in India

To be granted registration, the trademark should be:

non-generic
non-descriptive
not-identical
non–deceptive

Trademark Search

It is not mandatory to carry out a trademark search before filing an application. However, the search is recommended so as to unearth conflicting trademarks on file.

How to make the application?

One can consider making a trademark application in the following ways:

a fresh trademark application through a local agent or attorney;
application under the Paris Convention: India being a signatory to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a convention application can be filed by claiming priority of a previously filed international application. For claiming such priority, the applicant must file a certified copy of the priority document, i.e., the earlier filed international application that forms the basis of claim for priority in India;
application through the Madrid Protocol: India acceded to the Madrid Protocol in 2013 and it is possible to designate India in an international application.

Objection by the Office – Grounds of Refusal

Objection Hearing

When the Registry is not satisfied with the response, a hearing is scheduled within 8-12 months. During the hearing, the Registry either accepts or rejects the registration.

Publication in TM journal

After acceptance for registration, the trademark will be published in the Trade Marks Journal.

Third Party Opposition

Validity of Trademark Registration

The registration dates back to the date of the application and is renewable every 10 years.

“Use of Mark” an important condition for trademark registration

“First to Use” Rule over “First-to-File” Rule: An application in India can be filed on an “intent to use” basis or by claiming “prior use” of the trademark in India. Unlike other jurisdictions, India follows “first to use” rule over the “first-to-file” rule. This means that the first person who can prove significant use of a trade mark in India will generally have superior rights over a person who files a trade mark application prior but with a later user date or acquires registration prior but with a later user date.
Spill-over Reputation considered as Use: Given the territorial protection granted for trademarks, the Indian Trademark Law protects the spill-over reputation of overseas trademark even where the trademark has not been used and/or registered in India. This is possible because knowledge of the trademark in India and the reputation acquired through advertisements on television, Internet and publications can be considered as valid proof of use.

Descriptive Marks to acquire distinctiveness to be eligible for registration

Acquired distinctiveness a criterion for trademark protection

the trademark has acquired a distinctive character as a result of use;
established a strong reputation and goodwill in the market; and
the consumers relate only to the trademark for the respective product or services due to its continuous use.

How can one stop someone from misusing or copying the trademark in India?

An action of passing off or infringement can be taken against someone copying or misusing a trademark.

Appeals

Any decision of the Registrar of Trademarks can be appealed before the high courts within three months of the Registrar’s order.

Riassunto

Come è regolato il contratto di distribuzione commerciale in Cina?

Vediamo quali sono le clausole importanti, come negoziare gli accordi di distribuzione e concessione di vendita e quali sono gli aspetti della relazione commerciale ai quali prestare più attenzione: esclusiva, durata e periodo di preavviso, patto di non concorrenza, gestione del marchio e della proprietà intellettuale, vendite via e-commerce e modalità di risoluzione delle controversie.

Di cosa parlo in questo articolo:

La normativa applicabile ai contratti di distribuzione in Cina
La forma del contratto di distribuzione e la sua conclusione
Il contratto di vendita internazionale in Cina
Le trattative contrattuali con clienti e distributori in Cina
L’esclusiva territoriale in un accordo di distribuzione sul mercato cinese
Il patto di non concorrenza
La distribuzione Omnichannel
Come proteggere la proprietà intellettuale in Cina
Licenza di marchio, flagship stores e Franchising sul mercato cinese
Durata e cessazione dell’accordo di distribuzione
Come gestire lo stock di prodotti dopo il termine del contratto
La legge applicabile al contratto di distribuzione in Cina
Le clausole per la risoluzione delle controversie (giudice cinese o italiano e arbitrato)

Come sono regolati gli accordi di distribuzione commerciale in Cina?

Non esiste una normativa specifica applicabile ai contratti di distribuzione in Cina.

Gli accordi di distribuzione in Cina sono regolati dalla legge sui contratti (1999) che è un ibrido con elementi dei sistemi socialista, romano, tedesco e di convenzioni internazionali.

La forma del contratto di distribuzione in Cina

È bene sapere poi che è prassi in Cina non solo firmare il contratto ma anche apporre il timbro della società: il timbro in Cina è un unico esemplare di legno, realizzato quando la società è costituita, che è tenuto dalla persona che ha il potere di rappresentare la società ed è dunque un’indicazione importante che il firmatario è un rappresentante autorizzato della società.

Il contratto di vendita internazionale in Cina

Al fine di applicare questa normativa sulla vendita internazionale ai contratti con il distributore con sede in Cina è sufficiente non escludere l’applicazione della CISG, che si applica automaticamente ed è una normativa bilanciata, chiara, comune alle parti e facilmente reperibile.

Le trattative contrattuali con clienti e distributori in Cina

La prima accortezza da osservare nel caso in cui il potenziale distributore non sia una società già nota al produttore è verificare la bontà delle informazioni commerciali ricevute.

Per procedere in tal senso è necessario richiedere copia della business license della società (l’equivalente della visura camerale italiana) e accedere poi al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC), nel quale si possono verificare i principali dati societari: denominazione, oggetto sociale, capitale registrato, sede, compagine dei soci.

Negoziati e accordi pre-contrattuali in Cina: Memorandum of Understanding e Non Disclosure Agreement (NDA)

Il negoziato con una controparte cinese è generalmente difficile, per una serie di fattori, tra i quali i principali sono le differenze linguistiche, culturali e nella modalità di fare affari.

Un consiglio per svolgere le trattative nel modo più ordinato, sicuro ed efficace possibile è quello di utilizzare alcuni strumenti contrattuali che sono molto utili.

Per chi fosse interessato ad approfondire il tema dei negoziati contrattuali e sull’utilità del MoU rimando a questo post su Legalmondo.

Accordi di distribuzione esclusiva in Cina

Esclusiva o non esclusiva a favore del distributore?

Durante le trattative contrattuali questo è spesso il principale punto di discussione.

Nel caso in cui l’esclusiva venga concessa, un’altra buona pratica è quella di prevedere dei target (“Minimum Turnover”), cioè stabilire degli obiettivi commerciali minimi da raggiungere in un certo periodo di tempo, con l’accordo espresso che in caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi il produttore abbia facoltà di revocare l’esclusiva o terminare il contratto.

Pechino - Legalmondo

Il Patto di Non Concorrenza in un contratto di distribuzione in Cina

Nel caso di gruppi societari la previsione va estesa anche alle società controllate facenti parte del gruppo del distributore.

La Distribuzione Omnichannel in Cina

Schematicamente, il quadro di un rapporto di distribuzione commerciale “tradizionale” può essere dunque raffigurato come segue

distribuzione - legalmondo

Oggi non si può non tenere in considerazione l’esistenza dei canali digitali, sui quali possono promuovere le vendite diversi soggetti, anche estranei alla rete distributiva.

eCommerce - legalmondo

Nella stesura di un accordo di distribuzione è importante che gli obblighi di promozione, i budget, gli investimenti, le attività di sviluppo commerciale e la gestione dei social media cinesi siano coerenti con la strategia omnichannel complessiva e siano coordinati tra i diversi attori.

Diritto di uso e protezione del marchio negli accordi di distribuzione in Cina

Hong Kong - Legalmondo

Licenza di marchio, flagship stores e Franchising in Cina

Particolare attenzione, inoltre, va prestata alla distinzione tra contratto di distribuzione / licenza di marchio e Franchising: mentre i primi, come dicevo inizialmente, sono contratti atipici, che trovano la loro regolamentazione principalmente negli accordi tra le parti, il Franchising è regolato da una legge speciale (The Commercial Franchise Administration Regulation (商业特许经营管理条例, 2007) e da alcune normative di dettaglio che disciplinano i presupposti per lo sviluppo di un sistema di franchising in Cina (il principale è l’esistenza di almeno due esercizi in franchising per un anno), la necessità di depositare e mantenere aggiornato il contratto (in lingua cinese), il franchising manual, il marketing plan e una serie di documenti di supporto.

Durata e cessazione di un contratto di distribuzione in Cina

È opportuno, per questi motivi, prevedere nell’accordo regole speciali applicabili dopo la comunicazione dell’intenzione di una parte di recedere.

Per esempio, il contratto può stabilire termini di pagamento diversi durante il periodo di preavviso, la consegna di una garanzia bancaria a copertura degli ordinativi durante il periodo, un tetto massimo di valore per gli ordini del distributore, o il diritto di esigere immediatamente il pagamento di tutte le fatture ancora pendenti al termine del periodo di preavviso.

Come gestire lo stock di prodotti dopo la fine di un contratto di distribuzione

Quale legge si applica ad un Contratto di distribuzione in Cina

Se il contratto viene eseguito in Cina, è consigliabile prevedere che le leggi della Repubblica Popolare Cinese si applichino all’accordo e stabilire che qualsiasi controversia relativa al contratto sia decisa da un tribunale cinese o da un’istituzione arbitrale cinese.

Hong Kong - Legalmondo

Le clausole di risoluzione delle controversie nei contratti di distribuzione in Cina

Questa è una clausola molto importante di qualsiasi contratto sino-straniero, e dei contratti internazionali in generale.

Per chi fosse interessato ad un approfondimento sul tema della scelta tra Giudice italiano e giudice straniero rimando a questo post su Legalmondo.

Riassunto

Perché è importante registrare il marchio in Cina? Per acquisire l’esclusiva di utilizzo del marchio nel mercato cinese ed evitare che lo faccia un terzo, bloccando in tal modo l’accesso al mercato ai prodotti o servizi dell’impresa italiana. In questo post vediamo come registrare un marchio in Cina e perché è importante effettuare la registrazione anche se l’impresa italiana non è ancora presente sul mercato locale. Parliamo anche del marchio in caratteri cinesi, spiegando in quali casi è utile registrare una traslitterazione del marchio internazionale.

Di cosa parlo in questo post:

Perché registrare un marchio internazionale in Cina
Come registrare il marchio in Cina
Quando registrare il marchio anche in caratteri cinesi
La cancellazione del Marchio per non uso
La procedura di notice e takedown sui marketplace
La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi
Come possiamo aiutarti

Perché registrare il marchio in Cina

In Cina, però, ottenere l’annullamento di un marchio è molto complesso, ed è possibile soltanto in presenza di una delle seguenti circostanze.

La procedura di registrazione del marchio in Cina

Per registrare un marchio in Cina è possibile seguire due diverse procedure, tra loro alternative:

depositare la domanda di registrazione direttamente all’Ufficio Marchi cinese – CTMO (Chinese Trademark Office); oppure
optare per una registrazione internazionale presentando la relativa domanda all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), con richiesta di estensione alla Cina.

In primo luogo, deve essere svolta una ricerca tesa alla verifica della inesistenza di marchi simili e/o uguali già registrati, accompagnata dalla valutazione dei requisiti legislativi per la validità del marchio.
In secondo luogo, il soggetto che deposita la domanda deve determinare la/le classe/i e sub-classe/i in cui registrare il marchio in questione.

Un altro aspetto pratico che rende preferibile una registrazione diretta in Cina è dato dal fatto che si ottiene subito un certificato in lingua cinese; ciò consente, nel caso in cui sia necessario utilizzare il marchio in Cina (ad esempio per azioni in sede legale o amministrativa in caso di prodotti contraffatti, o se si debba registrare un contratto di licenza di uso del marchio) di procedere in modo rapido ed efficace (senza necessità di certificati addizionali o traduzioni).

La durata della registrazione è di 10 anni ed è rinnovabile.

La Registrazione del marchio in caratteri cinesi

È necessario registrare iI Marchio anche in caratteri cinesi?

La traslitterazione del marchio internazionale in caratteri cinesi può avvenire in diversi modi.

starbucks china - legalmondo

Ikea Cina - Legalmondo

(Qui sopra il marchio Ikea / 宜家 =yíjiā, ossia casa armoniosa)

Come per il marchio in caratteri latini, i rischi che terzi registrino la versione cinese del marchio prima del legittimo titolare sono molto forti.

Marchi Cina - Legalmondo

Le regole per la registrazione del Marchio in caratteri cinesi sono le stesse viste sopra per il marchio in caratteri latini.

Franciacorta - Legalmondo

La cancellazione del marchio per non uso

Va ricordato, a questo proposito, che anche in Cina è possibile ottenere la cancellazione di un marchio se il titolare non lo ha utilizzato per un periodo ininterrotto superiore a 3 anni.

Come combattere la contraffazione sui marketplace: la procedura di notice and takedown

I prodotti contraffatti online, anche sui principali marketplace, sono ancora oggi molto diffusi.

Che fare? È fondamentale, dopo avere registrato il marchio, monitorare il mercato, anche rivolgendosi ad agenzie locali specializzate.

La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi

Il codice della proprietà intellettuale, all’art. 20, prevede che il titolare del marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l’uso di un segno:

identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Analoghe disposizioni si rinvengono nell’art. 9, n. 2 nel Regolamento (UE) 2017/1001 sul Marchio dell’Unione Europea anche se in questo caso si parla di marchi che godono di notorietà.

Si parla infatti di tutela “ultra-merceologica” – che prescinde dal rischio di confusione di cui all’ipotesi sub lettera b) – invocabile allorché sussistano alcuni presupposti.

In primo luogo, il titolare ha l’onere di provare che il proprio segno gode di rinomanza, sia a livello territoriale che con riferimento al pubblico interessato.

Naturalmente, maggiore è la notorietà del marchio, maggiore sarà l’estensione della tutela sino a ricomprendere ambiti merceologici sempre meno affini.

L’autore di questo articolo è Giacomo Gori.

Are SMEs, which represent the beating heart of the Italian economy, ready for all this? Has Italy adopted any policy aimed at boosting innovation and the relevant protection for SMEs?

The importance of Intellectual Property in the modern economy

A national policy that has a target of incentivizing the use of Intellectual Property is a policy that will have beneficial effects on the entire national (and international) economy.

The study analyzed the effects of intellectual property on the EU in terms of gross domestic production, occupation, wages and trade. Here are some of the most interesting data:

– 42% of the total economic activity in the EU (approximately EUR 5.7 trillion) and 38% of occupation (approximately 82 million workplaces) is attributable to IPR-intensive industries;

– IPR-intensive industries pay significantly higher wages than other industries, with a wage premium of 46%;

– IPR-intensive industries tend to be more resilient against the economic crisis;

– IPR-intensive industries account for about 90% of EU trade with the rest of the world, generating a trade surplus for the EU of EUR 96 billion;

– about 40% of large companies own IPRs.

The innovation criteria

– at least 15% of the company’s expenses can be attributed to R&D activities;

– at least 1/3 of the total workforce are PhD students, the holders of a PhD or researchers; or, alternatively, 2/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property), or the owner and author of a registered software.

– at least 3% of either the company’s expenses or its turnover (the largest value is considered) can be attributed to R&D activities;

– at least 1/5 of the total workforce are PhD students, PhD holders or researchers; alternatively, 1/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property) or the owner of a program for original registered computers.

Patent Box

Another important measure related to the IP exploitation is the Patent Box, the optional tax rule applicable to income derived from the exploitation of intellectual property rights.

UPC

The last matter that deserves to be mentioned is that of the Unified Patent Court: Italy has ratified the United Patent Court Agreement on the 10th of February 2017.

An Italian section of the UPC would certainly bring a higher awareness, also of smaller enterprises, in relation to the importance of IP protection.

Conclusion

A disruptive and unprecedented transformation is taking place, involving industry, economy and society, with its main whose main driver being the relentless ascent of its intangible component.

What we have to do, as a society, is follow this transformation by changing our way of thinking and working, abandoning the old paradigms of the analogic era.

The data gathered by the survey confirm that there is a communication and information issue, as noted in the paragraph above, to be solved.

Genuine Use

Counterclaim

Place of jurisdiction

Statute of limitation

The author of this post is Ilja Czernik.

Roberto Luzi Crivellini

Aree di attività

Arbitrato
Distribuzione
Commercio internazionale
Contenzioso
Real estate

Contatta Roberto

Key takeaways

The protection offered to sponsors and official partners of sporting and cultural events from ambush marketing

An even greater protection for the Paris 2024 Olympic Games

Some marketing operations might be exempted

Riassunto

Di cosa parlo in questo articolo:

La vertenza Blue Ribbon vs Onitsuka Tiger e la nascita di Nike

Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

L’esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

Come si possono prevedere gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale?

Il periodo di preavviso per il recesso da un contratto di distribuzione internazionale

La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale

La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

Le modalità di risoluzione delle controversie

Come possiamo aiutarti

Criteria for adopting and filing a trademark in India

Trademark Search

How to make the application?

Objection by the Office – Grounds of Refusal

Objection Hearing

Publication in TM journal

Third Party Opposition

Validity of Trademark Registration

“Use of Mark” an important condition for trademark registration

Descriptive Marks to acquire distinctiveness to be eligible for registration

Acquired distinctiveness a criterion for trademark protection

How can one stop someone from misusing or copying the trademark in India?

Appeals

Riassunto

Di cosa parlo in questo articolo:

Come sono regolati gli accordi di distribuzione commerciale in Cina?

La forma del contratto di distribuzione in Cina

Il contratto di vendita internazionale in Cina

Le trattative contrattuali con clienti e distributori in Cina

Negoziati e accordi pre-contrattuali in Cina: Memorandum of Understanding e Non Disclosure Agreement (NDA)

Accordi di distribuzione esclusiva in Cina

Il Patto di Non Concorrenza in un contratto di distribuzione in Cina

La Distribuzione Omnichannel in Cina

Diritto di uso e protezione del marchio negli accordi di distribuzione in Cina

Licenza di marchio, flagship stores e Franchising in Cina

Durata e cessazione di un contratto di distribuzione in Cina

Come gestire lo stock di prodotti dopo la fine di un contratto di distribuzione

Quale legge si applica ad un Contratto di distribuzione in Cina

Le clausole di risoluzione delle controversie nei contratti di distribuzione in Cina

Riassunto

Perché registrare il marchio in Cina

La procedura di registrazione del marchio in Cina

La Registrazione del marchio in caratteri cinesi

La cancellazione del marchio per non uso

Come combattere la contraffazione sui marketplace: la procedura di notice and takedown

La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi

The importance of Intellectual Property in the modern economy

The innovation criteria

Patent Box

UPC

Conclusion

Genuine Use

Counterclaim

Place of jurisdiction

Statute of limitation

Christophe Hery

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur

Germany – To which product category do Cannabidiol spray products belong?

Spain – Can an influencer be considered a “commercial agent”?

Francia – Nuova legge contro l’ultra fast-fashion

Spain – The agent’s right to information after the conclusion of his contract

Il contratto di distribuzione in Spagna

La distribuzione attraverso le piattaforme digitali | Principali novità￼

Come gestire le variazioni dei prezzi nella supply chain￼

Il Contratto quadro di fornitura

How to contract with Influencers in France

France: Review and renegotiation of price in case of costs increase￼

France | Pre-contractual disclosure in distribution and franchise agreements

France: control by the supplier of online resales by its distributors

France – Terms of payment in an international agreement

Francia – La Corte di Giustizia CE estende la tutela degli agenti di commercio e il diritto all’indennità di fine rapporto

Francia – Il recesso improvviso da un contratto internazionale

France – Ban of online sales for distributors

EU geoblocking ban – New strategy for e-commerce websites

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 Come si possono prevedere gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale?

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